我的注册商标申请收到了审查意见通知书（Office Action）! 如何解决？

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【摘要】随着跨境电商的迅速发展，我所越来越多的客户希望注册美国商标。在咨询商标注册时，客户最常见的问题便是：在哪些情况下，我会收到审查意见通知书（office action）? 如果收到office action, 我又该如何解决？在这篇文章里，我们将对office action进行全面分析，以便大家更好地理解商标局对于注册商标的要求。

1. 什么是审查意见通知书 (Office Action)？

Office Action是美国专利商标局（USPTO）在审核注册商标申请时，发出的审查意见通知书。具体而言，在商标申请过程中，如果专利局审查员发现该申请不能满足注册所必需的所有要素，该审查员可开具一份含有修改意见的通知，诉说拒绝登记的解释或其他要求，即 “审查意见通知书”。申请人须在收到通知后的有限时间内作出回复，否则申请将被视为放弃。只有解决了所有审查意见中列明的问题，商标才能得到合法注册。

案例：A先生委托律师，向美国专利商标局递交了一份文字类型的商标申请。专利局审查人员在审查申请时，认为此商标跟之前已经注册的商标存在很多相似的地方，因此向A 先生的代理律师发出了office action, 希望其在规定的时间内，就商标是否存在近似进行实质性答辩。

2. 常见的审查通知原因是什么？

审查意见通知书具体可分为程序性和实质性两类。程序性意见通知处理起来比较简单，而实质性问题可能比较复杂。收到通知后，申请人须在6个月内回复，否则将面临申请被拒绝的风险。

• 部分放弃商标权利声明 （Disclaimer）

如果申请商标的一部分属于该类别商品、服务的“描述性”或“一般通用”的标记，USPTO可能会要求申请人提供一份声明宣布放弃该特定部分的权利。这种审查意见的目的是为了保护提供同类商品、服务的其他企业能正常在其商标或经营活动中使用该类标记。

例如，A先生注册“A’s Car Dealership”,则需要免责：Car Dealership （中文翻译：汽车代理商），即其他人也可以在商标中写 Car Dealership。如果CarDealership不免责，那么其他人都不可以在商标中提到此通用描述了，这显然是不符合常理的。补救方法：提供disclaimer statement e.g. No claim is made to the exclusive right to use "______" apart from the mark as shown.

• 样本不规范 Specimen Refusal​​

样本，即商品或服务在实际生活中使用的真实样本。对于使用样本，一般要求商标显示于实物商品上，或商品所附的标签/标记上，或商品包装上，或商品的展示上（例如橱窗展示）。某些样本因为一些缺陷，会导致审查员认为提交证据不足或者存在造假等其他问题，要求提交新的使用证据。

使用证据举例:

（1) 产品自身带有商标的真实产品图，比如:

​​ (2) 商标的名称显示在产品的包装上的图片，比如:

(3) 商品销售场景的图片，比如:

(i)自动贩卖机：

(ii)实际网站的上架截图：

(iii)实体店铺：

注：广告宣传材料、新闻稿、完成日常事务的材料（如发票、装箱单）一般不能作为商品商标的使用样本。

• 商品信息类别不规范 （Class Refusal）

美国的商标分类很细致，很多产品更是开放式填写，客户可能会出现注册产品填写不规范的情况。例如，将磨料沙注册在第十一类(“照明、加温、蒸汽、烹调、冷藏、干燥、通风、供水以及卫生设备装置”)下。 正常来讲，磨砂料是第三类“洗衣用漂白剂及其他物料，清洁、擦亮、去渍及研磨用制剂，肥皂，香料，香精油，化妆品，发水， 牙膏”。

• 商品描述不规范 （Descriptiveness Refusal）

美国商标法要求申请人对商标有准确并细致的描述。在没有专业团队的帮助下，有客户很可能因填写的商标描述不规范导致申请被驳回。

不规范商标描述举例:

（i）描述如“The mark consists of the word "SUSHI" represented in stylized font”被审查员判定不规范，因为该描述未能提及标记含有两个"SUSHI"字样。

（ii）描述如“The mark consists of two overlapping triangles with two stars positioned below.”被审查员判定不规范，因为该描述错误地叙述商标仅含有两颗星。

• 近似驳回 （Likelihood of Confusion Refusal）

近似驳回是审查意见中难度最大的答辩。如果申请注册的商标与已注册商标相似，且当该商标与商品或服务结合使用时，会导致消费者对申请人的商品来源感到困惑，将申请人与他人的商标混淆，审查员很可能会驳回该商标的申请。近似驳回因为没有固定的标准，需要视具体情况具体分析。这要求申请人就实质性法律问题作答，准备恰当的法律论述。

近似商标举例 （注：案例来自商标局官方文件《关于商标的基本情况》）

（i）声音近似：虽然拼写有所不同，但是标志听起来相似;即它们“发音相同”

（ii）视觉近似：标志看起来非常近似，即使右边的标志使用了艺术化的字体。

（iii）含义近似：标志是近似的，因为当意大利语“LUPO”被翻译成英文时，表示“WOLF”。

（iiii）商业印象：因为标志包含相同的设计元素，所以它们造成了近似的整体商业印象，即使右边的标志还包含了单词。

值得注意的是，即使审查员发现两个商标存在混淆的近似，申请人也不一定会收到驳回审查，因为仅当使用该商标的商品或服务也类似时，才会有混淆的可能性。具体情况需要和专业团队做进一步沟通商量最优解决方案。

以上为我所多年来总结的比较常见的审查意见类型。除此之外，商标局也可能基于其他原因颁发office action, 在此不做一一类举。

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曾晖律师简介:

曾晖律师是Zeng Law Group, PLLC (纽约锦晖律师事务所）的高级合伙人。曾律师连续三年（2017、2018和2019）被美国路透社(Thomson Reuters)超级律师杂志 Super Lawyers评为 Rising Star。在美国执业律师中，仅有2.5%左右的律师能获得此荣誉。曾律师也被 Crain’s New York 杂志评选为2018 Leading Women Lawyers in NYC （纽约市前100杰出女性律师）。

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